Chương 27 - Hợp Đồng Cấp Phép Và Bảo Trì Phần Mềm

27.5.6 Nhà cung cấp phá sản

Mọi thỏa thuận cấp phép phải được soạn thảo để phòng ngừa rủi ro mất khả năng thanh toán hoặc phá sản của nhà cung cấp/bên cấp phép, đặc biệt là đối với phần mềm quan trọng. Các điều khoản cụ thể của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ được thiết kế nhằm bảo vệ quyền của bên được cấp phép sở hữu trí tuệ trong trường hợp bên cấp phép phá sản.

Mục 365(n) của Bộ luật Phá sản trao cho bên nợ (ở đây là bên cấp phép) quyền thực hiện phán quyết kinh doanh của mình để xác định hợp đồng nào mà bên nợ sẽ "tiếp nhận" (hoặc tiếp tục thực hiện) và hợp đồng nào mà bên nợ sẽ "từ chối" (hoặc vi phạm các quy tắc phá sản), với điều kiện là các hợp đồng được coi là "có thể thực thi". Một hợp đồng thường được coi là "có hiệu lực" nếu nghĩa vụ của cả bên nợ và bên không phải là bên nợ trong hợp đồng "chưa được thực hiện đến mức việc một trong hai bên không hoàn thành nghĩa vụ sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng dẫn đến việc bên kia không thể thực hiện nghĩa vụ". Giấy phép không độc quyền thường áp đặt đủ các nghĩa vụ phát sinh cho mỗi bên để được coi là phù hợp với định nghĩa này về "tính thực thi". Mục 365(n) cho phép bên được cấp phép giữ lại hầu hết các quyền hợp đồng của mình trước và thậm chí sau khi bên nợ từ chối giấy phép. Mục 365(n) cho phép người được cấp phép lựa chọn, bằng thông báo cho bên nợ, liệu họ có muốn bên nợ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình hay chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho bên được cấp phép hay không. Ngoài ra, Mục 365(n) cấm bên nợ can thiệp vào các quyền của bên được cấp phép theo quy định trong hợp đồng. Khi bên nợ từ chối cấp giấy phép, bên được cấp phép có thể lựa chọn (i) coi giấy phép đã chấm dứt và nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do từ chối cấp phép đối với tài sản của bên nợ hoặc (ii) giữ lại quyền sử dụng tài sản trí tuệ để đổi lấy việc thanh toán toàn bộ tiền bản quyền đến hạn trong suốt thời hạn của giấy phép và từ bỏ mọi quyền bù trừ mà bên này có thể có đối với bên nợ. Mục 365(n) cũng bảo vệ các quyền của người được cấp phép theo "thỏa thuận bổ sung cho" giấy phép, chẳng hạn như thỏa thuận ký quỹ công nghệ của bên thứ ba.

Để bảo vệ Khối thịnh vượng chung theo Mục 365(n) của Bộ luật Phá sản, hợp đồng phải quy định những điều sau:

• Giấy phép được cấp theo giấy phép của nhà cung cấp được coi là "sở hữu trí tuệ" theo định nghĩa tại Mục 101(35A) của Bộ luật Phá sản và bên được cấp phép sẽ giữ lại và có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo Mục 365(n) trong trường hợp bên cấp phép phá sản.

• Khối thịnh vượng chung (bên được cấp phép) phải có quyền hiện tại để sử dụng và sửa chữa tài sản trí tuệ và tạo ra các tác phẩm phái sinh kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, ngay cả khi Khối thịnh vượng chung hiện không sở hữu mã nguồn.

• Thỏa thuận phải bao gồm đầy đủ các nghĩa vụ liên tục của bên cấp phép và bên được cấp phép để giấy phép được coi là "có hiệu lực thi hành" trong trường hợp nộp đơn phá sản. Ví dụ về các nghĩa vụ có thể thực hiện bao gồm nghĩa vụ của bên cấp phép phải thông báo cho bên được cấp phép về các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế và bảo vệ bên được cấp phép trước các khiếu nại vi phạm; cũng như các khoản bồi thường và bảo hành.

• Nếu khả thi, hãy tạo ra các thỏa thuận riêng cho: (i) nhãn hiệu và tên thương mại không nằm trong định nghĩa của Bộ luật phá sản về "sở hữu trí tuệ"; và (ii) các nghĩa vụ khẳng định được áp đặt cho bên cấp phép, chẳng hạn như dịch vụ bảo trì và hỗ trợ mà Mục 365(n) DOE không cho phép bên được cấp phép giữ lại các quyền. Nếu các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ được bao gồm trong thỏa thuận, hãy liệt kê riêng phần phí mà bên được cấp phép phải trả tương ứng với các nghĩa vụ này và quy định rằng các khoản phí đó sẽ được giảm hoặc loại bỏ nếu bên cấp phép ngừng thực hiện các dịch vụ.

• Bao gồm một tuyên bố rằng việc bên được cấp phép không khẳng định quyền lợi của mình đối với các lợi ích được cung cấp theo Mục 365(n) sẽ không được coi là chấm dứt thỏa thuận trong trường hợp bên cấp phép từ chối.

• Tạo một thỏa thuận ký quỹ công nghệ riêng biệt (có tham chiếu chéo đến thỏa thuận cấp phép) theo đó bên cấp phép phải cung cấp mã nguồn cho tất cả tài sản trí tuệ, bao gồm các bản nâng cấp và sửa đổi, cho một đại lý ký quỹ bên thứ ba. Ngoài các điều khoản và yêu cầu kiểm toán liên quan đến việc lưu trữ và bảo trì phần mềm, thỏa thuận ký quỹ phải nêu rõ rằng đó là "thỏa thuận bổ sung cho" giấy phép theo quy định tại Mục 365(n) của Bộ luật Phá sản và chỉ định các điều kiện kích hoạt để tự động phát hành mã nguồn cho bên được cấp phép, chẳng hạn như chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc nhà cung cấp không hỗ trợ tài sản được cấp phép.